专利产品的修理与专利侵权问题探讨
——从日本再生墨盒案谈起
摘要：日本再生墨盒案使人们的学术目光再次聚集在专利产品的修理与专利侵权的问题上。专利产品在被合法投放到市场后，所有权人对专利产品进行的修理行为，到什么程度就成为违法的再造，该案一、二审判决给出了不同的答案。笔者主张：应在全面把握权利用尽、制造等专业术语的法律含义的基础上，综合考量争议行为是否有利于相关产业的自由竞争、保护生态环境等因素，从宽认定修理。
关键词：专利产品；修理；再造；权利用尽；专利侵权
佳能股份公司（原告）诉リサイクル·アシスト股份公司（被告）进口、销售再生墨盒专利侵权一案颇具代表性，其判决结果不仅涉及当事人的切身利益，而且将直接影响到通用耗材乃至修理、再生行业的发展。[1]为此，在二审中，日本知识产权高等法院非常重视，启用大合议庭对该案进行审理，并于2006年1月31日作出判决[2]。该判决引起了日本知识产权界的极大关注，在法学类杂志刊登的2006年知识产权法领域的总结述评中均被重点强调。[3]修理与再造的区分问题在我国虽然十几年前就有人提出过，但从未成为研究的热点。专利法及其实施细则中没有相关的明确规定，理论上很少有深入探讨的科研成果，司法实践中也没有类似的案例。[4]因此，对日本再生墨盒案的探讨具有重要价值，它将为我们完善立法、指导司法实践提供可资参考的理论支持。
一、案情概要
1．原告的专利产品
原告拥有JP3278410号专利，[5]该专利有两个独立权利要求：一个是产品权利要求1：液体收纳容器（墨盒）；一个是方法权利要求10：液体收纳容器（墨盒）的制造方法。产品权利要求的主要技术特征为要素H和K，要素H为：“压接部界面的毛管力高于第1及第2负压发生构件的毛管力”；要素K为：“向负压发生构件收纳室填充一定量的液体，使墨盒无论如何放置整个压接部界面都可以保持在液体里”。原告利用专利方法生产专利产品：墨盒（以下简称墨盒A），并在日本及其他国家进行销售。对于在日本以外国家销售的专利产品，并未与买受人达成协议，将日本从销售地、使用地中排除，并且在专利产品上也没有排除的明示。[6]
2．被告的产品
该案有关的案外人是我国澳门的三家公司：甲公司、乙公司、丙公司。乙公司收集由原告及原告许可的公司在北美、欧洲以及包含日本在内的亚洲市场上销售的、已被消费者用完墨水的墨盒。丙公司清洗墨盒后，重新灌墨制成诉争产品（墨盒B），卖给甲公司。被告从甲公司进口墨盒B并在日本销售。墨盒A在制造时原本带有一个墨水注入口，但原告将之密封，一般人很难打开。可是，一旦打开后，就能很容易从该注入口充墨。而被告是在墨盒的其他地方重新开了一个口灌墨，并没有使用墨盒A原有的注入口。
3．双方当事人的诉争焦点
原告于2004年4月在东京地方法院起诉，主张墨盒B侵害了其拥有的JP3278410号专利，要求被告停止进口、销售并销毁库存的墨盒B。
被告辩称：由于墨盒B是墨盒A的再生产品，而这些重新填充墨水的墨盒是原告自己生产并在日本合法销售的产品，依据权利用尽原则，原告不能再行使其专利权。此外，关于在国外销售的墨盒A，依据日本最高法院对BBS案件的判决，由于在墨盒A上并未明示将日本从销售地和使用地中排除，因此，原告也不能再行使专利权。
双方当事人争议焦点的实质是：如何区分专利产品的修理与再造。清洗墨盒、重新灌墨的行为如被定性为修理，则属合法；如定性为再造，就构成了专利侵权。修理与再造的区分是专利法领域中存有争议的一个难点课题。
二、法院的判决
2004年12月8日，东京地方法院作出一审判决，驳回了原告的诉讼请求[7]，认为：填充墨水的行为只是对专利产品进行修理，而不是再造，因而应适用权利用尽原则。
一审判决后，原告不服，于2004年12月上诉到知识产权高等法院。知识产权高等法院大合议庭经审理后，将填充墨水的行为定性为再造，认定被上诉人侵害了佳能公司的专利权。其判决主文为：（1）撤消原判决；（2）被上诉人停止进口、销售、许诺销售诉争产品；（3）被上诉人销毁诉争产品；（4）一、二审诉讼费用由被上诉人承担。该判决完全支持了佳能公司的诉讼请求。[8]
被上诉人不服该二审判决，已经向日本最高法院提出上诉。人们正在等待和关注日本最高法院的终审判决。
三、对专利产品修理与再造认定的思考
本案一、二审判决截然相反的结论，引发我们再次关注修理与再造认定这一问题。依据专利法理论，专利权人制造或经专利权人许可而制造的专利产品售出后，专利产品的所有权人（包括合法的持有人）在使用专利产品过程中，为了使专利产品发挥正常功能，有权对专利产品进行必要的维修。但是，在专利产品的使用寿命终结、丧失其本来功能后，所有权人在报废的专利产品的基础上再行加工，恢复其原有功能。此时的加工相当于再造了专利产品，而专利产品的制造属于专利权人的专有实施权，因此，该加工行为构成侵权。所有权人的加工行为何时属于合法的修理，何时属于非法的再造，是一个既涉及事实认定又涉及法律定性的复杂问题。美国一百多年来出现了为数不少的此类纠纷，德国、日本法院也都处理过相关案件。[9]法院在判决中试图对修理与再造划定区分的标准，但是，在类似的案件处理上，又不可避免地出现了截然相反的结论。美国联邦巡回上诉法院在“钻头案”中就曾讲道：“没有区分修理和再造的确切的标准。”但是，为了保持执法的统一性，还是应从以下方面综合考量，以正确区分修理与再造，平衡专利权人和所有权人的利益。
第一，以专利权用尽规则的主旨来把握修理和制造的法律含义
随着再生墨盒案一、二审判决的出台，日本的学者及实务工作者相继发表了专题研究的论文。其中大多数论文谈到专利权用尽规则，即作者是在专利权用尽规则的框架下，来探讨再次填充墨水的行为是属于修理还是再造。[10]但也有观点提出：对于专利产品的修理、部件的更换以及产品的再利用等行为是否构成专利侵权的问题，与其确定其是否落入权利用尽的范围，不如看其是否属于实施。从实施的角度进行研究更为贴切。[11]二审判决中虽然也谈到权利用尽问题，但其实质上是主张直接用制造的含义来衡量诉争产品的制造过程，即只要是替换了专利产品中能够体现专利技术本质部分的构件，使专利产品的功能重新发挥，就属于专利侵权。笔者认为：案件争议的对象是对专利权人制造后合法投入到市场中的专利产品的修理，即是对已经存在的产品的修理，而修理的目的就是要使已经消费过的专利产品恢复其原有功能。所以在修理的过程中必然会适用并再现专利技术特征。二审法院界定的第二种权利用尽的例外情形，将体现发明技术方案本质特征的全部或一部的更换均定性为构成专利侵权的再造，实际上是否定了专利产品合法持有人的修理行为。
与日本二审法院的观点不同，美国最高法院认为：无论这个部分在发明中多么重要，在区分修理或再造当中都不起任何作用。因此，在美国一百多年有关的判例中，更换的部件是不是发明的实质或本质部分，在认定修理与再造时不予考虑。[12]在离合器案件中，被告收集消费者更换下来的旧离合器，并将之拆散后，使用生产线重新组装离合器。组装过程中，大部分用的是从旧离合器上拆下来的零部件，同时也有少量的新部件。对于这种收集旧专利产品，拆卸成零部件并重新组装专利产品的行为，美国联邦巡回上诉法院仍认定被告的行为是修理而不是再造。其理由为：使用生产线对专利产品拆装，不管部件原先来自于哪个产品，都只是一个经济和效率的问题，与逐个拆开并更换少量已损害部件后重新组装是同一个效果。以商业规模大量组装，不改变其行为的性质。[13]
修理与直接将专利技术方案予以实施变成产品的制造过程不同。修理的对象是已经被制造出来并合法投入到市场中的专利产品，属于专利权用尽的对象。因此，在判断争议的行为是否已由修理转化为违法的再造时，应在专利权用尽规则的前提下进行。专利权用尽规则建立的宗旨在于促进合法投入市场的专利产品的顺畅流通、使用，使专利产品的所有权人可以自由地行使所有权权能：占有、使用、处分、收益，而不受专利权人的约束。[14]因此，所有权人在保持产品同一性的前提下对专利产品进行的加工、改造属于修理范畴。不能因为修理的行为再现了专利技术特征就认定为再造；反之，如果在专利产品整体报废后，再进行加工、改造，此时的产品已经很难说是原专利产品，实质上是在制造一个新产品，因而应属于再造。
第二，从专利权人和所有权人之间利益平衡角度把握修理与再造的界限
专利权人生产专利产品后，通过出售该专利产品而获得对价。买受人支付对价而获得自由使用、处分专利产品的权利。在专利产品的某部分出现问题或是易耗部分破损时，所有权人所进行的加工、更换应属于修理。因为，假如只是因易耗部分破损使专利产品不能正常使用，发挥产品的功能，就要求所有权人再重新购买专利产品，对所有权人极不公平；另一方面，从专利权人角度考虑，如果所有权人对专利产品的使用，已经使专利产品充分发挥其功效，使用寿命终结后，而对该产品的加工，应被定性为违法的再造。因为，此时，所有权人本应再重新购买新的专利产品才能使用，但却因对报废产品的加工而不再购买专利产品，使专利权人丧失了出售专利产品获得对价的机会，失去了市场份额。因此，对报废产品的加工或是部件的更替属于再造。
此外，从专利权人和所有权人之间利益平衡角度把握修理与再造的界限时，还应注意严格界定专利技术方案的权利要求。[15]不能把本不应属于必要技术特征的部分划定在专利权人的专有保护范围内。
第三，从产业竞争角度把握修理与再造的区分
专利法的直接立法目的在于通过赋予权利人以专有垄断权，鼓励发明创造。但是，专利法作为商品经济竞争的产物，其最终目的应是促进产业竞争，促进科学技术进步和创新。因此，法院在处理涉及修理与再造的纠纷时，还应从维护产业竞争的角度，从宽定性修理，从严定性再造。因为，如果只是一味地从专利法的直接目的出发，保护专利权人的利益，就容易将加工、更换行为定性为再造，这样固然可以起到鼓励创新的作用。但是，却会产生垄断的负面影响。在当今社会总体专利拥有量中，大企业占据了绝大多数，专利成为他们谋取竞争优势的强有力工具。而中小企业由于不具有与大企业直接竞争的实力，有相当一部分是通过给大企业的产品提供配套维修服务以求生存和发展。从严定性再造意味着使大企业不仅能凭借专利权垄断产品本身的市场，还能将垄断延伸至专利产品的配件、维修、消耗品、再生品等领域，这必然限定中小企业的生存空间，不利于配套维修服务市场的竞争。而竞争作为商品经济的基石是不容动摇的。专利权人的垄断只能维持在合法的限度内。
第四，从社会整体发展特别是生态环境保护角度把握修理与再造的区分
本案在审理中，被告主张应从环境保护的角度来评价再利用行为：作为喷墨打印机用的墨盒，在原装墨水消耗后，由于墨盒自身在客观物理性能上可以循环利用，因此，灌墨行为本身符合循环利用相关法律的宗旨，有利于环境保护，促进国民经济健康发展。对于被告的上述抗辩，二审判决没有采纳，并阐述了如下观点：保护环境是现在以及将来确保国民健康和人类福祉所不可缺少的。建设循环型社会是国家、地方公共团体、企业以及国民的义务。因此，在适用解释专利法时，应尽可能地遵循环保的基本理念。例如，专利法应保护产品再利用方法的发明、以及易循环利用的材料的发明等类似的发明创造。而作为专利法一旦授予专利申请人以专利权后，即赋予其专有实施发明的权利。因此，在上述发明被授予专利权后，未经专利权人许可，第三人不得循环利用专利产品，不得制造、销售专利再生材料。而如此一来，不得不说与环保理念是相悖的。因此，在由于行使专利权而违反环保理念时，不能就由此直接确认是专利权滥用。因为，假如我们把环保放在优先地位，允许第三人自由实施专利技术，这样做，短期内可能会促进产品的再利用，但长期来看，会阻碍人们进行新技术开发的积极性和投资。[16]对于二审判决的上述观点，笔者持有异议。感觉二审判决是在偷换概念，判决中所举的例子与本案中的灌墨再利用不具可比性。此外，即使承认可以类比，也不能完全放任专利权人的垄断，应从社会公共利益出发对其进行一定的限制。
笔者主张：修理与再造的区分不仅涉及双方当事人的利益，而且还关乎社会的整体效益。因此，对被告的行为究竟是定性为修理还是再造时，应把该行为放在整个社会发展的背景下进行考量，如果是有利于节约能源、保护环境、提高产品利用率，应定性为修理，反之，属于再造。法律作为一种社会现象在很多方面都要受到社会整体环境的影响，法律与社会其他方面之间存在着千丝万缕的关系。因此，在进行法律适用时，不能不考虑相关的社会因素。此外，运用三和良一先生“状况场”的分析方法[17]，同一个事物或事件在不同的状况场（或曰背景）中，由于考量的因素不同，评价的结果也不同。对于灌墨行为，如果以二审法院的再造定性，在专利法这一状况场中，有利于对专利权人利益的保护。但是，将之放在生态环境保护，乃至社会整体发展的状况场中，评价结果就是负面的。而专利权人的利益与生态环境保护、社会整体发展相比，显然其重要性小于后者。在专利权人的利益与生态环境保护、社会整体发展发生矛盾时，前者应被舍弃。法律的内容以及其适用效果都应与社会契合。
从以上方面综合考虑，适用于本案，结论应是一审的判决，即在墨盒中填充墨水的行为属于合法的修理。第一，填充墨汁后的墨盒还是原来的专利产品，没有变换为新的产品，保持了产品的同一性；第二，专利产品墨盒A的买受人所支付的对价中有相当比例应是单纯墨盒的价款，如果不允许往墨盒中灌墨，意味着买受人只能使用一次墨盒，这对其极不公平；第三，将填充墨水的行为定性为修理，有利于中小企业的发展，有利于配套服务市场的竞争；第四，墨盒本身的物理特性允许进行重复利用，填充墨水的行为是在“物尽其用”，减少浪费，保护环境，节约能源，有利于社会的整体发展。[18]
笔者认为该案给我们的启示一方面是进一步加深了对修理与再造区分、权利用尽规则等纯法律问题的理解，另一方面或曰更重要的是：考虑问题思路的反思。随着社会的发展，法律与其他社会现象之间的关系越来越密切。科学技术、生态环境、产业发展、自由竞争等对法律的影响日益加大。在此背景下，案件争议问题的解决既要严格遵守法律的含义，否则会使法律泛化，丧失法律的严谨性；同时，要将社会发展的价值取向放在重要位置，在法律以外的层面上进行利益衡量，以求得社会整体效益的最大化。
发表于《知识产权》2007年第3期
[1]我国喷墨墨盒产量巨大，据统计，仅2005年就生产了8394万套，且年产量以20%～30%的快速增长势头逐年剧增。目前全球35%的墨盒在中国生产。随着各类打印、复印设备的增加，每年消耗的耗材价值在急剧上涨，因而，耗材行业将是中国继家电、IT、医药保健品后的又一快速发展的行业。知识财富工作室：爱普生专利侵权纠纷凸显国内企业尴尬处境，www.chinabyte.com/126/2100626.shtml。
[2]知的财产高裁平17（ネ）10021号，《判例タイムズ》1200号，第90页、《判例时报》1922号，第30页。
[3] 相泽英孝：知识产权法判例的动态，《ジュリスト》第1313号；涩谷达纪：知识产权法判例的动态，《知财年报2006》NBL第116号。加藤幹：知识产权学说的动态，《知财年报2006》NBL第116号。
[4] 超青：再生墨盒是否构成专利侵权？中国知识产权报2006年6月21日，第7版。
[5] 该专利的申请日为1999年4月27日，优先权日：1998年5月11日，授权日:2002年2月15日。
[6] 强调该点是因为日本最高法院在BBS案中曾经阐明：在平行进口案件中，专利权人是否将日本从销售地、使用地中排除，是判断原告能否行使日本专利权的关键。BBS案一审：东京地方法院1994年7月22日判决，《判例时报》第1501号，第70页；二审：东京高等法院1995年3月23日判决，《判例时报》第1524号，第3页。
[7]东京地判平成16·12·8第8557号，《判例时报》1889号，第110页。
[8]美国的“刨床案”、“帆布车顶案”、“压力袖案”等与日本的再生墨盒事件案情近似，但美国的判决认定被告的行为属于修理。只要是更换产品的部件，不管是重复更换同一部件还是连续更换不同部件，都属于所有权人合法的修理。尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社1998年版，第50页。程永顺、罗李华：《专利侵权判定》，专利文献出版社1998年版，第282页。李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2003年，第62页。
[9] 阎文军：从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分，国家知识产权局条法司编：《专利法研究》（2004），知识产权出版社2005年版，第385—394页。布井要太郎：特許製品のリサイクルと特許侵害，《判例タイムズ》第1213号,2006年9月1日。
[10] 長沢幸男：消尽論の推移と展望，《金融·商事判例》第1236号，第66页。尾崎英男：特許製品のリサイクルと特許権の消尽，《Law & Technology》第28号（2005年7月），第128页。田村善之：特許権の消尽理論と修理と再生問題，《知财年报2006》NBL第116号，第180页。
[11] 泉克幸：特許製品の再利用と競争政策―プリンタ用リサイクルインクタンス事件を素材にー，《公正取引》第667号，第13页。
[12]超青：再生墨盒是否构成专利侵权？中国知识产权报2006年6月21日，第7版。
[13]阎文军：从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分，国家知识产权局条法司编：《专利法研究》（2004），知识产权出版社2005年版，第389页。
[14] 中山信弘：《注释专利法》（上卷），青林书院平成6年版，第629—632页。
[15] 再生墨盒案一、二审判决的不同，在很大程度上是因为各自对发明专利的技术特征理解归纳不同。田村善之：特許権の消尽理論と修理と再生問題，《知财年报2006》NBL第116号，第180页。在专利纠纷案件中，对技术方案中应受保护的独立权利要求的把握是至关重要的关键。笔者认真反复研读了JP3278410号专利的申请文件、二审判决书以及学者对该专利技术的解释说明，尽可能全面、正确地把握其实质。
[16] 参见知的财产高裁平17（ネ）10021号判决书，《判例タイムズ》1200号，第90页、《判例时报》1922号，第30页。
[17]三和良一：経済政策史の可能性，www.miwa-lab.org。
[18]自2005年4月佳能公司在我国开始对废旧墨盒硒鼓无偿回收以来，一年只回收了400多个。据悉，2004年我国消耗打印机墨盒的回收率仅为1%，大量的墨盒被直接倒进垃圾堆。而墨盒千年难降解，因此会造成严重环境污染。熊海燕：佳能一年回收墨盒仅400个，环境污染令人担忧，京华时报2006年6月15日。
(感谢张玲老师惠赐稿件!) |
